クレームドラフティングと解釈における形式と実質
方法の発明が、特許法2条3項2号の「方法の発明」に該当するか、同項3号の「物を生産する方法の発明」に該当するかによって、特許権の効力が及ぶ行為は大きく異なる。
前者では、その方法を使用する行為が特許発明の実施行為に該当すると判断される。これに対し、後者では、その方法の使用に加え、その方法により生産した物の使用、譲渡、輸出、輸入等も特許発明の実施行為に該当すると判断される。
したがって、物を生産する方法としての保護を意図する場合には、原材料、処理工程及び生産物の関係が請求項から明確に理解できるように記載することが重要である。
もっとも、成立した特許のカテゴリーが、請求項末尾の「測定法」「晶析法」「製造方法」といった名称だけで決まるわけではない。他方、現実に製造工程で使用されているという事情だけで、請求項に記載された発明のカテゴリーが変わるものでもない。
カリクレイン事件
カリクレイン事件最高裁判決（最判平成11年7月16日・平成10年（オ）第604号、民集53巻6号957頁）で問題となった発明は、「被検物質のカリクレイン生成阻害能測定法」に関するものであった。
当該測定法は、医薬品の製造工程において品質規格を確認するために使用されていた。原審は、測定法が製造工程に組み込まれ、他の製造作業と不即不離の関係で用いられていることから、実質的に物を生産する方法の発明と同視できると判断した。
しかし、最高裁は、方法の発明と物を生産する方法の発明とは法律上区別され、特許権の効力も異なるため、発明のカテゴリーは、まず特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきであるとした。その上で、本件発明は測定方法であり、製造工程に組み込まれているとしても、物を生産する方法の発明ということはできないと判断した。
最高裁は、本件方法の使用自体は特許権侵害に当たり、その使用の差止めを請求できるとした一方、医薬品の製造及びその後の販売まで侵害行為とすることはできないとした。
この判決が否定したのは、現実の使用態様を根拠として、請求項に記載された発明に、物を生産する方法の発明と同様の効力を与えることである。
APM晶析法事件
これに対し、APM晶析法事件東京地裁判決（東京地判平成15年11月26日・平成13年（ワ）第3764号）は、請求項末尾が「工業的晶析法」とされていた発明について、物を生産する方法の発明に当たると判断した。
同判決は、「物を生産する」行為というためには、出発物質に何らかの手段を講じ、その化学的又は物理的な性質、形状等を変化させて新たな物を得ることに加え、目的物が出発物質と比較して、社会的・経済的に新たな価値を有することが必要であるとの判断枠組みを示した。
本件請求項には、APM水性溶液について濃度条件を設定し、機械的撹拌等の強制流動を与えず、伝導伝熱により冷却して疑似固相を生成させる工業的晶析法が記載されていた。
裁判所は、請求項と明細書を検討し、その方法によって生産される物はAPM束状集合晶であると認定した。APM水性溶液とAPM結晶とは化学組成において共通するものの、形態は大きく異なり、その相違は固液分離性、経済性及び市場価値に重要な意味を有していた。このため、APM水性溶液から取引対象となるAPM束状集合晶を得る行為は、物の生産行為に当たると判断された。
この判決は、請求項に存在しない生産工程を、発明者の意図や現実の実施態様から補充したものではない。請求項に記載された出発物質及び処理工程が、技術的にどのような物を生産するものであるかを、明細書も参照して解釈したものと理解できる。
なお、同事件では、特許法104条による製法の推定は認められず、被告製品が本件方法により製造されたとの立証も認められなかったため、最終的な請求は棄却されている。カテゴリーの判断と侵害の立証とは区別する必要がある。
二つの判決から分かること
カリクレイン事件とAPM晶析法事件は、相反する判断をしたものではない。
カリクレイン事件では、請求項に記載された測定方法について、現実に製造工程で使用されているという外部的事情を理由として、物を生産する方法と同視することが否定された。
これに対し、APM晶析法事件では、請求項に記載された出発物質及び処理工程が技術的に何を生産するものであるかについて、明細書も参照しながら解釈が行われた。
したがって、カテゴリー判断における「実質」とは、特許発明が現実にどのように利用されているかという実施態様ではない。請求項文言を起点として、そこに記載された構成及び工程が当業者にとって技術的に何を意味するかという問題である。
米国Williamson判決との比較
形式と実質の関係は、米国特許法112条(f)におけるmeans-plus-function限定の判断にも表れている。
Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339（Fed. Cir. 2015）では、旧112条第6段落（現行112条(f)）の適用が問題となった。
クレームに「means」の語がない場合、112条(f)が適用されないとの反証可能な推定が働く。しかし、同判決は、「distributed learning control module」という限定について、「module」がそれ自体では十分に特定された構造を意味せず、当該限定が機能を記載するにとどまることなどから、「means」の語がないにもかかわらず、同項の適用を認めた。
さらに、明細書には、クレームされた「coordinating」機能に対応するアルゴリズムが開示されていなかったため、当該限定を含む請求項は不明確であると判断された。
USPTOのMPEP §2181も、①「means」「step」又はこれらに代わる一般的なプレースホルダーが使用されていること、②その語が機能的文言によって修飾されていること、③当該機能を実行するための十分な構造、材料又は行為が請求項に記載されていないこと、という観点から112条(f)の適用を判断する取扱いを示している。
日本の物を生産する方法の発明と米国のmeans-plus-function限定とでは、制度の目的及び法的効果は異なる。もっとも、特定の語句の有無だけで機械的に結論を導くのではなく、請求項全体、明細書及び当業者の理解を踏まえて、その技術的内容を判断する点には共通性がある。
実務上の示唆
発明の法的評価は、請求項末尾の名称や特定の用語だけで決まるものではない。他方、「実質」を理由として請求項の記載を離れ、現実の使用態様や発明者の意図から、意図した法的効果を後から補うこともできない。
判断の起点となるのは請求項であり、明細書は、請求項に記載された構成及び工程の技術的意味を理解するために参照される。
形式と実質は対立するものではない。適切な形式は、発明の技術的実質を明確に公示し、意図する法的効果を安定して得るための手段である。
出願実務においては、最終的には技術的実質に即した解釈が行われることを理解しつつ、適用法令、判例及び審査基準を踏まえ、形式を軽視しないクレームドラフティングが求められる。