解決事例

当事務所で取り扱った各種事件について解決事例の一部を紹介します。なお、いずれも当事務所が実際に関与した事件であるため当事者や案件を極力特定しないよう配慮していますが、万一特定できたとしても不特定多数への公開はお控えください。

ECサイトによる販売差止事件（その１）

我が国の某ＥＣサイトに出品していた商品が知的財産権（特許権）を侵害するとの申立てが当該権利者からECサイトに対してなされた結果、当該ECサイト側の判断により、当該ECサイト上で販売停止となった。これを受けて、販売停止の処分を受けた依頼者から販売の早期開始を求めて当事務所に相談。

当事務所において差止前の商品について口頭鑑定（簡易鑑定）を行った結果、ＥＣサイト側の判断は妥当という結論に達したため、その旨報告。その後、設計変更について相談があったため、充足性を回避しうる設計変更について指摘したところ、依頼者において設計変更により対応する、との決定がなされた。設計変更後の商品について鑑定し、鑑定の結論を、「イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属さない。」とする鑑定書を作成した。依頼者においてこの鑑定書をＥＣサイトに提出したところ、商品の販売が再開された。

ECサイトによる販売差止事件（その２）

我が国の某ＥＣサイトに出品していた商品が知的財産権（特許権）を侵害するとの申立てが当該権利者からECサイトに対してなされた結果、当該ECサイト側の判断により、当該ECサイト上で販売停止となった。これを受けて、販売停止の処分を受けた依頼者から販売の早期開始を求めて当事務所に相談。

当事務所において差止前の商品について簡易鑑定（口頭）を行った結果、ＥＣサイト側の判断は不合理との結論に達したため、申し開きの見解書を作成、依頼者を通じて当該ＥＣサイトに提出されたが、依然として問題は解決していない旨の回答があり販売再開には至らなかった。 そこで、差止請求権不存在確認訴訟を提起して、依頼者より訴状を同ＥＣサイトに提出したところ、約２ヶ月後に製品の販売が再開された。

外国著作権登録事件

スマートフォンアプリを開発する国内の中小企業からの依頼。外国語版アプリを当該国製のスマートフォン上にダウンロードできるようにするために当該国における著作権登録が必要といった理由で当事務所に相談。

現地代理人と相談のうえ、アプリ上に登場するキャラクター数点を１シリーズとして、及びアプリケーションプログラム（ソフトウエア）について、それぞれ法人著作として第一公表国・創作日等と共に著作権登録。登記簿謄本については外務省での公印確認を受けた後、当該国の大使館（領事館）において領事認証を経て、提出書類を完成し、現地代理人に送付。本件は登録を急ぐ事情があったため、通常審査では登録までに４０日必要となるところ、加速審査を請求して１５日で登録完了した。

海賊版対策事件

外国でアプリを提供していた依頼者から、当該国で模倣アプリ（海賊版アプリ）が出回り始めたとのことで当事務所に相談。

相談時点で当該国での著作権登録が完了しており、また当該国で商標権も取得済であったため、直ちに複数のＥＣサイトに知的財産侵害の申立を行う。
併せて、当事務所が信頼する、当該国での模倣品対策に精通した侵害立証のための各種証拠収集等を支援する現地の侵害調査会社と連携して対応にあたる。当該調査会社からの報告により、依頼者が認識しているもののほか、依頼者が認識していない多数の模倣品（キャラクターぬいぐるみ、小物等）が出回っていることが判明。具体的な対策・検討に着手することが決定したため、必要な情報提供及び後方支援を行うこととなった。

不使用取消審判（※被請求事件）

我が国で商標登録を受けていた依頼者の登録商標に対して個人Ｘの名義で不使用取消審判請求を受ける。

審判被請求事件として当事務所において受任し、使用証明を準備して特許庁に提出。その後、特許庁（審判合議体）より3度にわたる「審尋」を受ける。都度適切な「回答書」を作成し、提出する。使用証明に関する証拠が採用され請求棄却審決により事件解決。

アサインバック交渉を通じた商標法４条１項１１号の克服

我が国に商標登録出願を行った依頼者（中小企業）が大手メーカー（上場企業）の登録商標を引用商標として商標法第４条第１項第１１号の拒絶理由通知を受けた事例。

当事務所が商標登録出願の代理人として引用商標の権利者に連絡をとり、アサインバック交渉が成立。拒絶理由を解消して登録査定に成功。

なお、令和５年の法改正により導入された「コンセント制度」によれば、２０２４年４月１日以降の商標登録出願では、先行登録商標権者の同意（コンセント）があれば後行の商標の併存登録が認められるようになっている。このため、手続は従前よりも簡便化されたものの、「同意を得る」ためには交渉が必要である。この点において、商標登録出願代理人の役割は依然として大きいものと考えられる。

（参考）コンセント制度（特許庁ウェブサイト）

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html

投資（出資）適格判断のためのFTO調査（その１）

当事務所で扱ったＦＴＯ調査事例について典型的な事例。大企業から出資を受けようとしているスタートアップ企業からの依頼。出資元企業の顧問弁護士より、出資にあたり、ビジネスのFTOが確保されているか確認する必要があると指摘されたことを受け、当事務所に相談。

本事例では当事務所への相談時点ですでに調査会社を通じてＦＴＯサーチが終了していたため、当事務所では、調査結果報告書を精読し、そのうち関連する特許公報をピックアップし、口頭鑑定（簡易鑑定）を実施した。予算及び納期が限られる中、結論と簡単な理由をまとめた報告書を作成したところ、出資先より、「追加の調査は不要」との回答が得られ、出資を受けることに成功。

投資（出資）適格判断のためのFTO調査（その２）

上記の事案とは逆に、出資者側から出資先企業のビジネスについてＦＴＯが確保されているか調査を受けた事例。

本件では鑑定だけでなくFTO調査を含めて依頼をうけたため、当事務所においてFTO調査を実施すると共に調査結果に対して口頭鑑定（簡易鑑定）を実施。報告後、依頼者より、FTOは確保されているものと考えらえたため、出資は実行されたと伺った。現在、当該出資先企業の製品は欧州で医療機器の認証を含む各種認証を取得し、世界的に商品が販売されている。

新規事業立ち上げ前のマクロ調査

新規事業を立ち上げるための準備として、マクロ調査（技術動向俯瞰調査）及び開発チームとの定期的なミーティングを通じた出願提案の相談を受ける。

マクロ調査については出願件数時系列マップ（母集団）、ＦＩ別ランキングマップ、ＦＩ別時系列マップ、全体シェアマップ、出願人別ランキングマップ、主要な出願人マトリクスマップ、主要な出願人別のエントリ・リタイアマップ等を作成したほか、５つのグループに分類した技術レイヤー別の詳細分析なども行ったうえ、抽出した数百件の特許公報の全文に目を通し、特に事業に関連すると思われる主要な特許を抽出した調査報告書を行った。

共同出願契約等に関する相談（交渉）事件

当事務所所長の友人がパートナーを務める国内特許事務所（特許業務法人、当時）がコンフリクト回避のため、当事務所を推薦（紹介）していただいた関係で受任した事件。国内他企業（上場企業）との共同特許出願に際して、出願契約交渉について相談を受ける。

相手方から提示された共同出願契約書及びクレーム案等について意見を求められる。契約書上懸念される点を指摘した見解及び対案等を含む「検討結果報告書」を作成。後日、追加の質問・相談等について対応した時点で当事務所としての関与を終了。

特許権譲渡／ライセンス交渉事件

国内特許を保有する当事務所の依頼者（中小企業）が、大企業（上場企業）より特許権譲渡の申し入れを受けた事件。

前代理人から引き継ぐ形で当事務所において交渉業務を代理し、有償による特許権実施許諾契約を締結。契約書締結及び対価の受領を完了し、事件解決。

出口戦略（EXIT）成功事例

当事務所の依頼者（個人）が依頼者の職務に関連する業務改善に関する発明をしたとして、当事務所において相談を受けた事例。

特許出願を行う一方で出口（EXIT）戦略としてどのようなビジョンを描くかを当初からヒアリングし、具体的な方策について提案。依頼者において当事務所の提案を全面的に受け入れる形で準備を開始する。その間、関連する複数の発明（周辺発明）及び商標についても出願。数年後、大企業（上場企業）への事業譲渡が決まりEXIT成功。本件は譲渡対価の高さのほか相談者にもたらされる利益（便益）を含む各種条件、EXITまでに要した期間の短さの両面において、特筆すべき成功事例の1つ。

特許権侵害差止及び損害賠償請求事件

当事務所の依頼者（中小企業）が、国内企業（中小企業）より特許権侵害訴訟を提起された事件。

当事務所において被告側代理人として訴訟事件を受任。無効調査を行ったところ、有力な無効資料を発見。そこで、特許庁に対して無効審判請求を行うと共に、技術的範囲の属否について特許庁に判定請求を行う。訴訟係属中に無効審決が確定したため、原告（特許権者）の請求が棄却され事件解決。

なお、判定請求は、「イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属しない」との結論であった。

商標権侵害差止請求訴訟事件

当事務所依頼者（中小企業）が、商標権者（大企業）より商標権侵害に基づく差止を求める警告状を受領した事件。

商標登録異議申立期間中であったため、特許庁に対して、登録異議申立を行ったが商標登録を維持する旨の決定がなされる。そこで、特許庁に対して判定請求を行ったところ、依頼者の業とする「役務（***）に使用するイ号標章は、登録商標*******号の商標権の効力の範囲に属しない」との判定を得る。その後、当事者間で話し合いが行われ、和解成立。

特許権及び意匠権侵害訴訟事件

　

国内中小企業が、国内中堅企業より複数の特許権及び意匠権に基づく侵害訴訟を提起された事件。

提訴の翌年から同業者である代理人の要請に応じる形で小職が当事者代理人チーム（弁護士３名、弁理士４名）のうちの１人として参加。対象となる複数の特許権のうちの一部を当事務所が担当した。

技術的範囲の属否の検討、充足性を否定できない技術に対する先使用権の主張立証、無効審判及び審決取消訴訟、等に注力し、対応にあたる。先使用権等に関する一部の主張は認められたが、無効審判事件においては相手方による訂正請求により特許権は維持され、なおかつ充足性についても厳しい判断がなされ、やむなく設計変更を提案。設計変更までの過去分について損害論を経て判決。最高裁上告不受理で事件終了。依頼者には設計変更により事業の継続は確保できる方策を提示でき、損害額も当初請求額からは大幅な減額になった点で一応の解決とした。

国内特許権侵害警告事件

大手国内企業より３件の特許権に基づく侵害警告を受けた依頼者（中小企業）の事件。相談を受けた同業者からの要請に応じる形で当事務所が無効調査及び鑑定書作成を担当。さらに、依頼者とのヒアリングの結果、先使用権の要件を具備することが確認された。

公証役場を活用して先使用権を立証するための証拠を準備した。直接の交渉は解決チームのメンバーである弁護士を中心に対応し、成功裡に解決。

外国特許権ライセンス交渉事件

大手外国特許権者より３件の特許権侵害を主張する警告状を受領した依頼者（中小企業）から相談を受けた事件。

当事務所において、特許発明の技術的範囲の属否に関する鑑定書を作成すると共に無効調査を実施する。対応外国特許権については現地代理人に鑑定を依頼し、鑑定結果を入手する。
得られた全ての鑑定及び無効調査の結果を踏まえて戦略を立て、交渉に当たる。この交渉段階で、国際ライセンス契約に精通した弁護士をチームメンバー（日本人弁護士）に加わっていただき、交渉に当たる。
また、依頼者の要望により、依頼者の取引先企業（国内大手企業４社）に、現在の状況・今後の見通し等について説明するための資料を作成し、依頼者と共に実際に説明のための会議に出席する。相手方企業の担当者と複数回に亘る面会、書面のやりとりを経て、提訴を回避して成功裡に解決に至る。

外国特許権侵害警告事件

大手外国特許権者より国内及び対応外国特許権（複数）の侵害警告とライセンスの申し出を趣旨とする警告状を受領した依頼者（中小企業）から相談を受けた事件。

本件は解決チームの一員として初動調査に関与した。警告状の翻訳、内容の分析・検討、解決方針の提案、外国特許の包袋記録の取得、同一特許権者による先行する類似事件の調査・情報収集等を行った。

国内特許権侵害警告事件

国内中堅企業から特許権侵害差止を求める警告状を受領した依頼者より相談を受けた事件。

当事務所において、技術的範囲の属否の鑑定及び無効調査を実施すると共に、相手方代理人との交渉を担当。当方の無効審判により相手方特許権の請求項の大部分が削除されたが、訂正請求により一部が残存したため審決取消請求訴訟を提起する（後に無効審判請求を取下げ）。同時に、ライセンス交渉を行い、双方がＷｉｎ－Ｗｉｎとなる和解案を提案。小職において和解契約書を作成し、成功裡に解決に至る。

特許権侵害予防調査とその対策

当事務所依頼者が自ら発見した競合メーカー（外国）の有力特許について、技術的範囲の属否に関する鑑定の依頼を受けた事件。

鑑定の結果、依頼者の指摘するとおり、一定の対策が必要との結論にいたる。パテントファミリーを調査し、権利未成立の出願については現地代理人と連携して経過調査を実施。依頼者の取引先が方針を変更したことに伴い、以後の検討が不要となったため、中途であったが事件への関与を終了した。

特許無効審判事件

我が国の特許権１件に対して特許無効審判の依頼を受けた事件。

当事務所において無効調査を実施し、有力な無効資料を発見。その後、当事務所が代理人となり特許庁に対して特許無効審判を請求。
被請求人（特許権者）は訂正請求により主請求項を除く全ての請求項を削除したが、特許庁審判部は主請求項を無効にする旨の審決を下し、その後出訴期間経過により、全部無効が確定して事件終了。

意匠権侵害訴訟事件

当事務所依頼者（国内中小メーカー）が、同業他社より大阪地方裁判所に意匠権侵害訴訟を提起されたため、相談を受ける。

当事務所での検討の結果、当事務所弁理士２名と、知的財産権訴訟に精通する国内大手法律事務所の弁護士２名とで被告側訴訟代理人チームを結成。第１審で原告請求棄却。控訴審（大阪高等裁判所）でも原告請求棄却。全面勝訴で事件解決。

営業秘密漏えい事件

当事務所依頼者（国内中小飲食業者）より相談を受ける。同社を退職した社員が同種の飲食店をオープンしたため、同社の社員が確認しに行ったところ、秘伝のスープの味、その他メニューの内容及びレイアウト等も酷似しているとの報告があったとのこと。

当事務所において確認したところ、営業秘密保護のすべての要件を具備することから、営業秘密漏えい事件として受任する。依頼者が訴訟を望まなかったことから、知的財産仲裁センターでの和解を目指して証拠収集等を進める。調停申し立ての直前、相手方の事情が変化して事件の主因が消滅したため、実際に申立書を提出することなく事件終了。当事務所の経験上このような終わり方は珍しくない。

商標不使用取消審判請求事件

当事務所において商標登録出願を行ったところ、商標法４条１項１１号違反を理由とする拒絶理由を受けた事件。

先行登録商標を確認したところ、審査官の認定は正当であり、拒絶理由で示された類否判断を覆すことは困難と思われた。そこで、先行登録商標の使用状況を調査したところ、継続して３年以上日本国内で使用されていない可能性が高いという調査結果を得た。
そして、不使用取消審判を請求したところ、ほどなく先行登録商標が取り消され、無事商標登録査定に至る。

特許権侵害差止警告事件

国内大手メーカーより特許権侵害に基づく差止め及び損害賠償（未払いライセンス料）の支払いを求める警告状を受領した依頼者（国内中小企業）から相談を受けた事件。

当事務所において、技術的範囲の属否について鑑定書を作成すると共に、無効調査を実施し、相手方企業担当者との交渉を受任する。当初は双方の主張は平行線であったが、最終的に当方の主張が受け入れられ、双方合意の条件で和解成立。和解契約書を作成・締結し、事件解決。

特許権侵害差止警告事件

特許権者（複数）が、同社らの特許権を侵害する製品を製造・販売しているとの証拠を入手したとして相談を受ける。

当事務所において技術的範囲の属否について鑑定を行ったのち、侵害警告を行うため内容証明郵便にて送付。訴訟にはいたらず、裁判外での和解により事件解決。

特許権侵害予防調査・ウォッチング

依頼者が自ら競合他社の有力特許を発見したとして相談を受けた事件。

特許権者は外国企業であるため、当事務所において、パテントファミリー調査及び現地代理人を通じて各国での権利範囲各国の経過情報を取得。一定の対策を講じると共にウォッチングを継続中であった。
その後、現地代理人より、当該出願は拒絶理由通知が通知され、出願人が応答期間内に応答しなかったため、出願が取り下げられたものとみなされたの報告があった。その他の国でもすでに全て拒絶査定が確定したため、ウォッチングを終了し、事件解決。

特許権侵害訴訟・仮処分命令申立事件

特許権者自ら特許製品の侵害品を発見したとして相談を受けた事件。

当事務所において鑑定書を作成。その後、警告状を送付し、回答を得るも、話し合いによる解決が困難と判断し、提訴に至る。
控訴審にて審理中であったがすでに相手方が製品の設計を変更して権利範囲外となっており、目的を達したため、また、依頼者がこれ以上の訴訟継続を望まなかったため、提訴を取り下げて原審確定（訂正審決確定前の特許に対してなされた判決）。

なお、相手方は無効審判請求を行ったが審判請求前に原審の心証開示を受けて直ちに請求した訂正審判が確定した結果、訂正審決確定後の請求項について審理され、最終的に無効審判請求は棄却され、そのまま出訴期間が経過して特許維持の審決が確定している。

ドメイン紛争解決事件

当事務所では少し珍しいドメイン紛争事件。
依頼者である外国企業（X社）は、日本国内のA社との間で独占販売契約を締結し、A社をわが国における正規代理店としてX社の製品をわが国に輸入販売していた。しかし、A社との関係が悪化したため、代理店契約を解除した。それにもかかわらず、A社は正規代理店契約終了後もA社のウェブサイト内において当該X社の製品の販売を継続していた。
このような事実関係の下、当該X社より、A社ウェブサイトからX社の登録商標を含む商品名の削除、製品自体の販売の停止、A社が無断で取得した商品名を含むドメインの移管等について相談を受ける。

当事務所において通告書を起案し弁護士１名と当職と連名でA社に内容証明を送付。その後、当事者間で直接話し合いが進み、事件解決。

なお、受験生時代に机を並べて勉強した古い友人で以前にドメイン紛争事件に関与した話をされていた弁理士を思い出し、相談を受けた時点ですぐに連絡をとり、話を聞く。ICANN等に関する情報収集を始めていたが、内容証明郵便1本で事件が解決した。

（参考）
ICANN（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers )
https://www.icann.org/resources/pages/dndr-2012-02-25-ja
JPNIC（JPドメイン名の紛争処理方針／紛争処理手続）
https://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html
日本知的財産仲裁センター（認定紛争処理機関／ドメイン名紛争処理手続の書式）
https://www.ip-adr.gr.jp/business/domain/format/