侵害予防調査（FTO調査、Freedom to Operate調査）
製品やサービスの開発にあたり、最も見落とされがちでありながら、実は極めて大きなリスクを内包しているのが「他社権利の侵害」である。
特許、意匠、商標などの知的財産権は、登録された権利である以上、たとえ「知らなかった」としても、その侵害を理由に警告や差止請求を受ける可能性がある。たいていの場合、警告状が届くのは「ビジネスの開始直後」か「よく売れた場合」である。展示会などのイベントがきっかけで侵害事件に発展するケースも珍しくない。
こうしたリスクを事前に回避するための手段が、いわゆる「侵害予防調査（Freedom to Operate調査、FTO調査）」である。
大企業とスタートアップの意識差
大企業や知財意識の高い一部の企業では、製品の市場投入のかなり前から、デザインレビューを繰り返し、段階的に何度も侵害予防調査を実施することが通常である。これは、社内に知財部門を有し、外部特許事務所との連携も確立し、侵害予防調査を実施する体制が整備されているためである。
しかし、そうした体制が整っていない企業の方が圧倒的に多いのが現実である。とりわけ、スタートアップ企業においては、侵害予防調査が全く行われていないことが少なくない。
「まずは製品を出すこと」が優先され、他社特許の存在や権利範囲について検討されることすらないまま、販売が開始され、或いはサービスがリリースされてしまう。結果として、予期せぬ法的トラブルにより、事業計画が頓挫するリスクすらある。
なぜ、今、侵害予防調査なのか
昨今では、模倣品排除を目的として積極的に権利行使を行う企業も増えており、スタートアップであっても容赦なく警告を受けるケースがある。
さらに、ベンチャーキャピタルや業務提携先からの投資判断の際1にも、「この製品は他社特許に抵触していないか？」という観点での確認が求められる。すなわち、侵害予防調査は単なる法的リスクの回避にとどまらず、信用と資金調達を守る戦略的手段でもある。
実際、当事務所でも、権利侵害警告を受けた企業からの依頼により、警告状の対応を行う事件を数多く経験してきた。事件終了後は同様の警告状を受けないよう侵害予防調査を徹底すると共に、自社の製品やサービスを知的財産権により保護する必要性をより認識し、積極的に考えるようになる傾向がある。中小企業に届いた突然の警告状の差出人が外国企業だったこともある。外国企業といえば、近年は外国企業から日本国内市場への参入前にＦＴＯ調査（侵害予防調査）の相談を受けることも多い。
逆に、権利者側の立場で侵害警告を行うケースも増加している。相手方の立場で考えれば、権利者の特許権の多くは簡単な検索で見つかるものであり、侵害予防調査をしていればこのような警告を受けることはなかったと思われるものばかりである。
どのタイミングで実施すべきか
重要なことは、重大な権利侵害のリスクを発見した際、立ち止まることができる時点で調査することである。開発初期の段階から主要機能や構成要素ごとに関連技術の先行特許を調査し、仕様変更の余地がある段階で対応策を検討することが理想的である。開発が進行してからでも、最終製品の特徴に即して部分的に調査を行い、クレームとの対応関係を評価することは有効である。もはや調査は「やるか・やらないか」ではなく、「どの程度・どこまでやるか」のバランスであると認識した方がよいのかも知れない。
費用対効果と現実的な落とし所
確かに、侵害予防調査には一定のコストが発生する。調査には時間もかかるし完璧な調査も不可能である。しかし、仮に製品発売後に侵害警告を受け、販売差止や訴訟対応を余儀なくされる場合の損害と比べれば、比較にならないほど低コストで済む。設計変更、口頭鑑定或いは書面鑑定、無効調査、ウォッチング（出願中の関連特許を発見した場合）ーこれらは、いずれもリスクの高い他社の権利を発見した際にとりうる有効な手段の１つである。
まとめ：事業の持続可能性を守るために
侵害予防調査は、法的リスク回避のための守りの施策であると同時に、事業の持続可能性を高めるための戦略的な投資でもある。
「今さら調べても仕方がない」「うちの規模では関係ない」と考える前に、自社の製品やサービスが、他社の知的財産とどのように関係し得るか――その問いを一度、冷静に見つめ直してみるべきではないか。
- 当事務所では、当事者の立場ではなく、出資元であるベンチャーキャピタルからの依頼でＦＴＯ調査を実施したことや、逆に、別のケースでベンチャーキャピタルからの出資を受けられることになった中小企業からの依頼により出資元に提示するＦＴＯ調査結果に対する評価（意見書の作成）をしたこともある。 ↩︎