特許出願後に検討すべき事項 ― 出願はゴールではなくスタート
特許出願が完了すると、出願人にとっては大きな節目を迎えることになる。しかし、特許実務においては、出願は終点ではなく出発点である。特に初めて特許出願を行った事業者にとっては、出願後に何を検討すべきか分かりにくいことも多い。そこで本稿では、特許出願後に一般に検討すべき主要な事項を整理する。
1．まず確認すべき審査請求期限
まず重要なのは、審査請求期限の管理である。日本の特許出願は、出願しただけでは特許権にならず、出願日から3年以内に出願審査請求を行う必要がある。この期間内に審査請求がされなければ、出願は取り下げたものとみなされる。そのため、出願後は、まずこの期限を正確に把握しておく必要がある。
もっとも、出願直後に直ちに審査請求を行うことが、常に最善であるとは限らない。というのも、出願日から1年間は、優先権を活用した追加的な検討が可能な重要期間だからである。
2．出願後1年間に検討すべき外国出願と国内優先権
この1年間にまず検討すべきなのは、外国出願の要否である。海外での事業展開、海外企業へのライセンス、又は海外市場での模倣防止等の可能性が少しでもあるのであれば、この期間内に対象国や費用対効果を検討することが重要である。
また、仮に外国出願までは不要であると判断した場合であっても、出願後1年以内であれば、当初出願後に得られた改良発明や追加事項を反映させるため、国内優先権主張出願を検討することが重要である。日本の最初の出願を基礎として優先権を主張できる期間は通常1年であり、この期間を徒過すると、同じ条件での外国出願や国内優先権主張出願ができなくなることがある。
3．最初の出願だけでは足りないことがある
さらに、最初の出願だけで事業全体を十分に守れるとは限らないという点にも注意が必要である。特許権は強力な権利であるが、単独の特許でカバーできる範囲には限界がある。
基本発明に加えて、その周辺技術、用途展開、改良技術、別構成などを段階的に権利化していくことにより、より実効性のある特許網を構築することが可能になる。他社に周辺特許や改良特許を先に押さえられないためにも、継続的な検討が重要である。
4．共同開発や協力会社との権利関係
また、共同開発先や協力会社との関係整理も場合によっては重要となる。ある技術について、自社単独で出願すべきか、共同出願とすべきか、又は役割分担を前提に別個に出願を検討すべきかは、事案ごとに慎重な検討を要する。
権利帰属の問題は、開発が進み、事業化が具体化してから問題化すると調整が難しくなることが多いため、早い段階で整理しておくことが望ましい。
5．特許制度が複雑であるからこその代理人制度
このように、特許出願後には、審査請求、外国出願、国内優先権、改良発明、共同開発関係など、一定期間内に検討すべき事項が少なくない。特許制度は、権利取得の可能性を広げる一方で、期限管理や制度選択を誤ると不利益にもつながり得る、専門的かつ継続的な判断を要する制度である。
そして、まさにそのような制度の複雑さがあるからこそ、代理人制度が存在する。弁理士等の代理人は、単に出願書類を作成して提出するだけの存在ではない。出願後の各段階において、出願人にとってどのような選択肢があり、どの時点で何を判断すべきかを整理し、事業に資する権利取得となるよう支援する立場にある。特に初めて特許出願を行う事業者にとっては、制度をすべて自力で把握することは容易ではなく、適切な時期に必要な助言を受けることの意義は大きい。
6．社内でこの役割を担う知財担当者の重要性
加えて、このような出願後の検討を社内で担う役割を果たすのが知財担当者である。組織の規模の大小によらず、理想的には専任者又は担当部署を置くことが望ましく、少なくとも当面は兼任であっても、その役割を明確にしておくことが重要である。
特許実務は、経営判断と密接に関わる一方で、日常的には期限管理、発明内容の整理、改良点の把握、代理人との連絡調整など、継続的かつ実務的な対応を要する。経営者自身がこれらすべてを担う体制は、長期的には無理を生じやすい。経営者・経営陣と緊密に連携しつつ、特許事務所との必要なやりとりを担う者又はチームを整備することも、出願後の重要な経営課題の一つである。
7．出願後こそ知財戦略が重要になる
特許制度は一見すると複雑であるが、適切に活用すれば、事業者にとって極めて有力な経営資源となる。競争優位の確保、模倣防止、ライセンス、海外展開など、その活用可能性は広い。
したがって、特許出願は「出願して終わり」ではなく、出願後こそ、事業と結び付けた知財戦略を継続的に検討していくことが重要である。